关于专利“一案两报”中放弃实用新型的操作建议

发布时间: 2016-08-02 点击数量: 作者:刘杰 来源:

根据专利法第9条第1款规定,同一申请人同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利,这就是通称的专利“一案两报”。 《专利审查指南》第二部分第三章“6.2.2对一件专利申请和一项专利权的处理”规定:“申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,应当发出授权通知书。”

因此,目前对于“一案两报”中的发明专利申请,专利审查员认为该申请具有授予专利权的实质性内容时,均依据上述规定在意见通知书中使用格式模版:“如果申请人选择放弃已经授权的实用新型专利权而希望获得本申请的专利权,则应当在答复本通知书时,提交放弃专利权申明作为意见陈述书的附件,并在意见陈述书中注明放弃的原因是为了克服不符合专利法第9条第1款规定的问题。”专利申请通过书面方式提交,根据上述意见答复,同时做出放弃已经授权的实用新型专利权的操作并无困难。

然而,目前绝大多数专利申请已是电子提交。根据国家知识产权局官网最新发布的《全国各省区市电子申请率动态信息》获知,2015年8月全国电子申请率已达到92.43%,并且电子申请率一直保持增长态势。申请人在通过电子申请的CPC客户端根据上述审查意见对发明专利申请进行意见答复时,在该案卷下无法生成并保存“放弃专利权声明”(表格代码1100601)。具体情况如下:发明专利申请意见答复时,通过“中间文件”-“增加”形成的“放弃专利权声明”,自动生成的专利号为本发明申请的申请号,而非 “一案两报”中的实用新型专利号;若人工修改成实用新型专利号,则该审查意见答复在签名操作时无法通过,提示“文件的申请号不一致”。

故,目前绝大多数专利申请通过CPC客户端电子提交,申请人并不能完全按照审查意见直接进行“一案两报”中实用新型的放弃操作。申请人一般是通过以下变通方案进行操作,且被绝大多数审查员认可:步骤1.通过CPC客户端上的“主动提交”对“一案两报”中的实用新型专利进行操作,通过“中间文件”-“增加”形成 “放弃专利权声明”表格,表格上补全完整信息后打印,退出案卷;步骤2.将上述打印后的“放弃专利权声明”表格加盖申请人公章(申请人为法人单位)或签字(申请人为自然人);步骤3.将上述加盖公章或签字的“放弃专利权声明”表格进行扫描;步骤4.通过CPC客户端上的“答复补正”对发明专利申请进行意见答复,通过“中间文件”-“增加”导入上述扫描件做为“其他证明文件”,并在“意见陈述书”的“附件清单”栏填写“其他证明文件”。

但由于没有统一标准,部分审查员对上述操作还是不予认可。如审查申请号2013103717030的专利审查协作广东中心就认为上述附件方式仍不符合要求要求申请人再次通过CPC客户端上的“主动提交”对“一案两报”中的实用新型专利进行操作,通过“中间文件”-“增加”形成 “放弃专利权声明”表格,并将前述扫描件插入上述表格进行提交。

另外,“放弃专利权声明”还在要求申请人提交加盖公章或签字的书面声明扫描件也不够合理。虽然专利法第44条规定,专利权人以书面声明放弃其专利权的,专利权在期限届满前终止。然而开通电子申请前,申请人均和国家知识产权局签署了《专利电子申请系统用户注册协议》,并获得了唯一的用户代码,以及用于电子签名和身份验证的数字证书。故申请人通过CPC客户端的电子提交均应视为申请人自身的行为,提交的文件也不应再要求申请人加盖公章或签字予以验明正身。因此,能通过“签名”的“放弃专利权声明”就应视为专利法上的“书面声明”,专利局应予以认可。

目前电子申请中的优先权声明操作也已经证明了上述观点。同理,专利法第30条规定: “申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明”。而目前通过电子申请中,只需在请求书表格中填写优先权要求即可,而并不再要求申请人提交加盖公章或签字的书面声明作为附件。

综上所述,目前对 “一案两报”中的实用新型专利的放弃操作非常复杂,且无统一标准,不符合电子申请方便操作的初衷,更不够人性化。特建议如下方案予以解决:

一、 国家知识产权局修改《专利审查指南》,统一审查标准

《专利审查指南》第二部分第三章“6.2.2对一件专利申请和一项专利权的处理”规定:“申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,应当发出授权通知书。”

修改为:“申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时主动提交放弃实用新型专利权的声明。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,应当发出授权通知书。”

说明:将“附交”改为“主动提交”,申请人即可通过CPC客户端上的“主动提交”对“一案两报”中的实用新型专利进行操作,通过“中间文件”-“增加”形成 “放弃专利权声明”表格;将“书面声明”修改为“声明”,不再突出“书面”表征含义,以免引起审查员误解。将通过CPC客户端“签名”的“放弃专利权声明”视为专利法上的“书面声明”,专利局予以认可。

二、 审查员的意见格式模版

对于“一案两报”中的发明专利申请,专利审查员认为该申请具有授予专利权的实质性内容时,应在意见通知书中使用如下格式模版:“如果申请人选择放弃已经授权的实用新型专利权而希望获得本申请的专利权,则应当在答复本通知书时,主动提交放弃专利权申明,并在意见陈述书中注明已通过放弃克服了不符合专利法第9条第1款规定的问题。”

三、申请人的具体操作

通过CPC客户端上的“主动提交”对“一案两报”中的实用新型专利进行操作,通过“中间文件”-“增加”形成 “放弃专利权声明”表格;若申请人就一个,表格上补全完整信息后即可提交。若申请人为多个,另须全部申请人签字的书面声明扫描件作为附件。